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法学论文

虎知商标法·第二十五期商标沙龙活动总结——“乔丹”商标案
作者:赵虎 律师  时间:2021年01月21日

本期沙龙从“乔丹”商标案切入,探讨商标权与姓名权之间的博弈。现将沙龙活动的内容摘录如下,供大家一起学习和探讨。
主持人:王国浩,北京知识产权报商标周刊副主编
嘉宾:黄阳阳律师、罗向京律师、刘强律师、赵虎律师
和虎知商标法沙龙群群友

1、将他人的姓名注册为商标是否必然侵害姓名权?如果构成侵害姓名权,通常需要满足哪些条件?
刘强律师认为:将他人的姓名注册为商标不必然侵害姓名权,姓名保护也有范围,一般在知名度涉及的类别,其他类别不一定能受到保护。
商评委一则裁文内容“争议商标标识虽为文字“李娜”,但“李娜”为中国普通公众常用自然人姓名,在案证据不足以证明在争议商标核定使用的手绣、机绣图画等商品上“李娜”已与著名网球运动员李娜形成稳定的对应关系,且争议商标的整体表现形式也无故意攀附网球运动员李娜声誉的明显意图。因此,争议商标并未唯一指向网球运动员李娜,不会导致相关公众误认争议商标与网球运动员李娜具有关联关系。故不能认定争议商标的注册损害了申请人主张的姓名权。

赵虎律师认为:把他人姓名注册成商标,这个是侵犯他人姓名权的行为。我国《商标法》第三十二条有规定。只是,实践中有很多有意思的问题:1、重名的很多,全国叫刘德华的不少于几百人。自己能不能注册自己的姓名呢?2、外国人的称呼问题,乔丹只是个姓氏,美国叫乔丹的也很多,只把“乔丹”这个姓给一个人吗?等问题

罗向京律师认为:未经许可将他人姓名注册为商标,是否必然构成侵犯在先权利,从既有判决看,还是要看姓名所负载的商业价值。一般侵权意义上的侵害姓名权,与商标法意义上的侵犯在先姓名权利,所秉持的标准有微妙的差异。
商标法意义上的在先姓名权,偏重姓名中所承载的商业价值。因此,相关纠纷中要千方百计证明姓名权人姓名的知名度及商业利益。
没有出名的时候,意味着该姓名还没有商业价值,此时他人申请商标还不存在在先权利,出名后再去申请商标无效,很可能不能成功。

黄阳阳律师认为,重名的很多,将他人姓名注册为商标不必然侵害姓名权。《商标法》第三十二条,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。但是没有明确“在先权利”包括哪些?但是2017年商评委主编的《商标审查及审理标准》对商标法第三十二条的适用作出了比较详细的规定。关于本条规定的“在先权利”是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。其中“他人的姓名”不仅包括本名,也包括笔名、艺名、别名等。
《商标审查及审理标准》明确注册商标侵害姓名权的两个前提条件,1、在相关公众的认知中,系争商标文字指向该姓名权人;2、系争商标的注册给他人姓名权可能造成损害。另外就是使用姓名申请注册商标,误导公众、妨害公序良俗或者有其他不良影响的,依据《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定进行审查。
我同意罗律师的观点,尤其是对公众人物的姓名,法律实际上强调了姓名背后的商业价值。商标法保护的姓名权一定是达到了相当知名度的姓名,也就是说一般公众都会认为有唯一指向性。

薛永谦律师表示,名人的商业价值边界在哪里?没有边界,让大众买单。有点过度保护。

千里独行赵大侠表示,关键在于中国乔丹,还把乔丹的23号球衣,以及两个孩子的名字都进行注册。我们不应当为美国乔丹开脱。
赵虎律师表示,恶意否定一切。赵大侠认为美国乔丹的弱点在哪里呢?
赵大侠表示,没有及时主张权利。
赵虎律师同意赵大侠的观点。

李文洁律师表示,我还遇到一个问题,某位已故艺术家的一位后代将其名字注册为商标,并核准了,现在其他后人不同意,想要无效也很难成功,不知道如何解决。
刘强律师表示:后代产生纠纷很多,得具体分析,商标背后涉及的也有市场格局等问题。没有具体的边界,随着市场变化而变化。

2、对于侵害姓名权的注册商标、商号,被侵权人能否要求侵权人不得再将其姓名作为商标、商号进行使用?
赵虎律师表示,其实在以前上学的时候我就思考过这个问题。如果的确是侵犯姓名权,而且过了五年的时间,究竟这个商标能用还是不能用呢?能用的话,侵犯姓名权。不能用的话,商标是合法有效的。真是两难。我们能不能把注册商标和使用商标分开呢?也就是说,我认为使用商标的行为侵犯姓名权。
有位记者采访我的时候问我:怎么加区别表示,如何说明呢?这个问题也不容易。我也答不出来。我想法官可能也不知道,法官的意思是:这是你的问题,不是我的问题,反正加的不合适,你们继续败诉。

罗向京律师表示,这个的确两难,上海一中院的姓名权侵权案判决也写到了。所以给了个这种方案:侵犯姓名了,但为了维护商标法的尊严,要求使用商标时加以说明,该商标与迈克尔乔丹无关。
我看到这个判决的时候也在想怎么标注才合适,无论如何标注,对于乔丹体育的负面影响都是极大,不如不用。大概这也是法院想看到的结果吧。

薛永谦律师表示,作品出名,其刻画的人物也存在商品化权的问题。与现实中同名同姓的人物也可能存在利冲。比如,洛阳杜康,白水杜康。

刘强律师表示,对于侵害姓名权的注册商标、商号,被侵权人能否要求侵权人不得再将其姓名作为商标、商号进行使用?侵害分为行政程序和民事程序两种,两者有一些不同,民事程序侵权肯定是需要停止侵权。民事侵权认定标准和行政程序侵害在先姓名权有些不一样。民事侵权需要结合真实的市场环境,更紧迫,考虑的因素更多。闵民三(知)初字第1619号案中法院认为,被告诚龙公司使用“意简怡家”标识在先,并具有一定影响力,原告无权禁止其在原使用范围内继续使用,但被告诚龙公司应附加适当区别标识,比如其经常使用“E-JEYIL”商标与“意简怡家”相组合作为标识。

黄阳阳律师表示,北京丰台法院路聪法官讨论过5年争议期的问题,她认为五年时限的规定主要基于利益平衡的考量,一方面要保护在先权利人的正当权益,另一方面也要保护商标权人的权益和社会公共以理。即便该注册商标存在侵犯他人在先权利等瑕疵,但经过至少五年的使用,商标权人已经为该商品的运维投入了大量的成本,其商业品牌也已经与该商标建立了一定的联系,相关公众对于此种联系也产生了一定的信赖利益,故而此时再予以撤销,对商标权人而言是极不公平的,对社会公告利益也会造成一定损害。所以二中院这次要求被告乔丹体育公司“应通过在商业活动中进行大范围的、集中的、规模化的区别性提示等合理方式,表明乔丹体育公司在商业活动中使用“乔丹”文字与原告并无关联,这也是一个创举”。真正做到了平衡姓名权和商标权,但是对于乔丹公司来说就非常尴尬了。

薛永谦律师表示:这么说来,对乔丹公司还是有利的。

3、对于一些已经经过争议期的注册商标的使用,也会侵犯姓名吗?关于以他人姓名作为商标进行注册的商标使用行为又有什么建议?
薛永谦律师提到,可以组合使用两个商标。
罗向京律师表示:乔丹自己提起诉讼是2012年,但耐克为阻止乔丹体育的商标,最早2005年左右就不断行动了,提了很多商标异议之类的程序。
黄阳阳律师表示:不建议把他人姓名注册成商标,出来混迟早要还的。
刘强律师表示:已经将“他人”姓名作为了商标进行注册,如果是该类别有名的尽早改名,如果非知名的,还是建议早换商标,要不等他人有名了,容易难舍难离。

黄阳阳律师表示:老字号是另外的问题了,一般都是在商标法出台前就有共存,或者涉及国有企业改制。

赵虎律师表示:其实我怀疑乔丹体育刚开始做的时候,没有想到能作这么大,这么好,还能上市。或许,老板只想着挣笔钱就算了,很多山寨老板都是这么想的。刘强律师认同该观点。
黄阳阳律师表示,一开始只是晋江一个小公司。乔丹体育应该早点见好就收,改成自己的品牌。
薛永谦律师表示:但愿郎平、邓亚萍,在美国也有很好的保护。
罗向京律师表示:侵犯在先姓名权的案件非常多,许家印、君之、PAPi酱,金龟子都被注册过,也都被异议驳回或宣告无效了。那个年代,知识产权意识几乎没有,这么起名、注册商标的应该不在少数,但做大的很少,大部分自生自灭,也就不了了之了。
薛永谦律师表示:乔丹案、加多宝凉茶案、红牛案...充分证明,一位知产律师是多么重要。
赵虎律师补充道:还得选对。
黄阳阳律师补充道:说到选律师,申请商标的时候选对好的代理公司也非常重要,现在有些代理公司根本就不会认真做检索,帮客户把商标注册下来结果被无效,对客户影响是很大的。
千里独行赵大侠表示:一次申请多件,不就行了。
黄阳阳律师表示:很多客户申请的时候想省钱,这个思路也要转变一下。
刘强律师表示:白水杜康、洛阳杜康现在仍然在各自发展中遇到很多问题。我们白水杜康以前只卖白水杜康,现在慢慢的只能找新品牌,新品牌不合适,白水杜康又舍不得放下。
杨武飞律师表示:就是想搭顺风车的事儿,商人思维先挣钱再整别的。

罗向京律师表示:乔丹案件大概也推动了民法典人格权编扩大了姓名权的保护范围。
赵虎律师表示:乔丹案还是很有意义的,按照罗翔老师说的话,拍拍自己的良心,你想保护谁。当想保护一方的时候,发现依据不够,法学理论就得发展。
薛永谦律师表示:人格权独立成编也是创造先河,是王梁之争的结果。
罗向京律师对此表示:任何一种立法方案都不能解决全部问题,总是有所偏向,“取决于想保护谁”,有争议很正常。
马翔律师提出:北稻和苏稻可没共存!苏稻许可北稻使用稻香村。
刘强律师对此表示:我每次买北京稻香村都认准的是“三禾”,一般不看稻香村,也没法区别。
赵虎律师提出:马律师补得及时。南稻和北稻还没有结束。

4、乔丹体育改名为“中乔”,你觉得是否合适?该案对我们有哪些启示呢?
薛永谦律师认为:中乔的布局,还是为乔丹体育止血起到一定作用。中乔还是有几大优点:1、与原名字只差一点。2、容易记忆和推广。3、中乔——乃中国的乔丹...
黄阳阳律师提出:索性改成“中国乔丹”,倒蛮符合二中院判决要求的。

刘强律师表示:南有乔木,不可休思。把中国乔丹逼的。
黄阳阳律师认为:南方有乔木这个说法太扯了,把人家一家老小姓名都注册了,包括剪影,指向性太明显,公众不是傻子。
赵虎律师表示:如果乔丹体育学加多宝,做个广告,说“乔丹体育”改成“中乔体育”啦,还是原来的布料,还是原来的款式。大家觉得怎么样?是不是个好创意?
罗向京律师表示:可以学习,但要不要给加多宝交版权费?广告语也有版权。

马翔律师表示:国外公司抢国内企业商标的现象时有发生。比如,卡斯特、新百伦、AWS、奔富等,这些商标都是国内最早使用、注册,被不明真相的人误以为恶意抢注国外商标。
黄阳阳律师说,国有品牌要有自信,靠自己也能做好市场。其实乔丹体育能走到现在也是品凭借自身品质,应该早点和“乔丹”商标做切割,不至于像现在这么狼狈。
罗向京律师说:同仁堂、六必居也被欧洲的代理商在欧洲注册过。
赵虎律师、黄阳阳律师补充道:听说,在国外抢注中国商标的很多是同胞。
薛永谦律师补充道:据说品牌汽车的好标都是中国人帮老外设计的。
马翔律师补充道:我们曾保住北京宝马、成都通用,还诉过埃克森美孚侵犯商标权。国外的月亮并不比中国圆,我们要有自信,我们应当发起保护民族品牌运动!
黄阳阳律师补充道:我们不能因为老外抢注中国商标,就理所当然地把国内企业抢注老外商标合理化,作为法律人还是希望大家都遵守基本的道德。现在全球一体化、互联网那么发达,商标的地域性保护是否应当有所突破倒是一个新问题。
薛永谦律师和赵虎律师补充道,目前国内对于涉外商标的保护是否有超国民待遇保护的嫌疑。