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法学论文

如何理解《商标法》四十四条的“其他不正当手段”
作者:赵虎 律师  时间:2020年06月16日

案件情况:
        诉争商标“好慷”由福建好慷家政服务有限公司于2016年6月7日提交注册申请,2017年10月7日被核准注册,核定使用在消毒剂、净化剂、婴儿尿裤等第5类商品上。 
        2018年1月3日,厦门好慷家政服务有限公司针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称原商评委)提出无效宣告请求,主张其“好慷”“好慷家政”等系列商标(下称引证商标)具有较强的显著性及较高的知名度;2015年4月29日,福建好慷与厦门好慷的母公司好慷(厦门)信息技术有限公司签订了为期3年的授权经营协议书,福建好慷被授权在福建省漳州市使用“好慷家政”品牌开展特许经营。因此,福建好慷申请注册诉争商标具有明显恶意,构成对其商标的恶意摹仿和复制,系以“其他不正当手段”取得注册。 
        经查,福建好慷公司及其关联公司在多个商品和服务上申请注册了上百个与“好慷”近似的商标。 
        本案经过北京知识产权法院和北京市高级人民法院两级法院审理,支持了厦门好慷的请求,案件已经生效。
本案焦点:
何为“其他不正当手段”?本案中诉争商标能否认定是通过不正当手段注册的?
法律分析: 
        关于2014年《商标法》第四十四条第一款的适用,一直存在争议,其争议的关键点就在于如何理解“其他不正当手段”。 
        从表述上来看,2014年《商标法》第四十四条第一款规定的是关于违反商标禁注禁用的绝对事由如何处理的规定。商标无效、撤销的事由可以分为绝对事由和相对事由,绝对事由是违反公共利益,任何个人和单位都可以申请商标无效或者撤销商标的事由;而相对事由,是指商标注册侵犯他人的权益,由权利人提出商标无效的事由。与相对事由比较,绝对事由因为涉及公共利益,其提出不受时间的限制,任何人和单位均可以申请,商标局也可以主动宣告无效或者撤销。 
        “其他不正当手段”属于2014年《商标法》第四十四条第一款的兜底条款。第四十四条第一款列举了第十条、第十一条、第十二条等商标绝对无效的事由,最后加上了欺骗手段或者“其他不正当手段”取得商标注册的情况。那么何为“其他不正当手段”呢?从文意解释的角度来说,“其他不正当手段”指的是侵犯公共利益,并且与欺骗手段类似的情况。2014年《商标法》第三十二条规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,其中有一个“不正当手段”。第四十四条的“其他不正当手段”与第三十二条的“不正当手段”不一样。第三十二条的“不正当手段”,指的是使用不正当手段侵犯特定人利益,并非是侵犯公共利益。通过与第三十二条规定的对比,更可以确定第四十四条的“其他不正当手段”所侵犯的利益的性质。 
        在司法实践中,囤积商标的行为常常被列入2014年《商标法》第四十四条“其他不正当手段”的范围。因为囤积商标的行为,或许有的时候侵犯了其他主体的利益,但是同样侵害了商标法所维护的公共利益,是多年来商标注册领域的一个顽疾。囤积商标,一般指的是大量注册没有使用目的的商标,注册不是为了使用,往往是为了转让获利。这种行为与我国《商标法》的立法目的不符,而且阻挡了不特定的多数人正常注册相同或者近似的商标,破坏了商标的注册秩序。 
        这个案件中,如果福建好慷公司仅仅注册了诉争商标的话,不会涉及到适用2014年《商标法》第四十四条第一款的问题,法院会根据《商标法》的其他条款即相对事由进行审判。但是,福建好慷公司及其关联公司在多个商品和服务上申请注册了上百个与“好慷”近似的商标,这就不得不考虑福建好慷公司注册多枚商标的行为是否有使用的目的,是否属于囤积商标的行为。法院就是根据这一点认定福建好慷公司注册众多商标的行为“明显超出正常经营需要”,扰乱了商标注册,应该适用商标法第四十四条的规定,宣告诉争商标无效。 
        不过,这个案件依然遗留了一些可以思考和讨论的问题。之前已经有多起关于囤积商标的案件适用2014年《商标法》第四十四条第一款的规定,但是这些案件有一个特点:不但注册了诉争商标和与诉争商标近似的商标,而且注册了多枚与其他知名商标、知名企业有关联的商标,或者注册了多枚朗朗上口、易于交易的商标,综合这些特点可以判断出当事人的行为属于囤积商标。这个案件跟以往的案件相比,当事人申请注册的商标主要集中在“好慷”及其近似商标,法院的判决没有提到其是否还注册了其他的多枚商标,而这个企业的企业名称包括“好慷”这个字号,好似有一些合理的理由,并非为了转卖交易。这种行为是否可以纳入囤积商标的范围呢?以及如何判断“不以使用为目的”注册商标,依然是值得我们思考的问题。 
        2019年的《商标法》第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,与第四十四条遥相呼应。之后,关于是否“以使用为目的”注册商标在案件的审判中将变得越来越重要,司法实践也在不断发展,新的情况层出不穷,如何细化和判断这个问题依然需要继续探讨和思索。
作者:赵虎律师