法学论文
为了腾讯，他们牺牲了商标法的尊严
作者：孙新 律师 时间：2019年04月20日
为了腾讯，他们牺牲了商标法的尊严
作者：刘东海，北京市长安律师事务所律师，合伙人。
[学科]商标法
[关键词]微信商标；不良影响；缺乏显著特征
[引言]
近日，北京知识产权法院审结了一起微信商标争议案。笔者并不赞同商标评审委员会以及北京知识产权法院在本案中的法律适用。为了一个企业，商标法被强行错误解释、错误适用，破坏了法律本应具有的确定性。
一、案件介绍及所适用的法律
第9452607号“微信”商标，由蛙扑（北京）信息技术有限公司于2011年5月11日申请注册，于2012年5月28日被核准注册，核定使用在第41类的“图书出版、（在计算机网络上）提供在线游戏”等服务上，后经核准转让给游联公司。腾讯公司对诉争商标提出无效宣告请求，商标评审委员会认为该商标违反2001年商标法第十一条第一款第（三）项的规定，裁定诉争商标予以无效宣告。
2001年商标法第十一条第一款第（三）项是指申请注册的标志因缺乏显著特征而不予注册的情形。商标法第九条规定“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”。之所以要求注册商标要有显著特征，是由商标的基本功能决定的。商标的基本功能是识别商品和服务来源，如果缺乏显著特征，也就是缺乏相关公众识别、记忆、传播该商标的基本要素。当相关公众不能将某一标志作为二次消费的记号的时候，该标志就没有发挥识别商品和服务来源的功能，也不能称其为商标。
二、一审裁判观点对商标显著特征的错误理解
游联公司不服被诉裁定，向北京知产法院提起诉讼，其主要理由为，诉争商标使用在指定使用的服务项目上，可以起到识别和区分服务来源的作用，不属于缺乏显著特征标志的情形，能起到区分商品来源作用。北京知产法院经审理认为：根据腾讯公司在商标评审中提交的证据，可以证明在被告作出被诉裁定时，其“微信”手机通讯软件在国内已具有较高的知名度，使得包括诉争商标核定使用的第41类“在线电子书籍和杂志的出版、提供在线游戏”等服务在内的相关公众极易将该标识与腾讯公司产生联系，从而造成相关公众对服务的来源产生混淆误认，即此时诉争商标已难以发挥正常的服务来源识别作用。而原告游联公司于诉讼中提交的使用证据数量较少，且根据证据显示，原告通过手机应用的方式使用诉争商标更容易使相关公众认为诉争商标所提供的服务与腾讯公司的“微信”软件相关，故原告对诉争商标的使用并未消除诉争商标的使用可能造成混淆误认。
笔者认为，一审法院撤销诉争商标的理由在于诉争商标的注册会跟腾讯公司的“微信”商标混淆，这显然是商标法二十八条的适用问题。商标法第十一条所讲的缺乏显著特征，是客观事实，不以人的意志为转移。而一件商标获准注册后会与其他商标混淆，并非因为该商标本身缺乏显著特征，而在于商标权之间发生了冲突。此时，应首先肯定诉争商标具有商标法所要求的显著特征，然后依据商标法其他条款判断商标是否应被撤销。
三、腾讯公司注册微信商标合法性问题
创博亚太科技(山东)有限公司于2010年11月12日申请注册了8840949号“微信”商标，2011年8月27日初步审定并公告。腾讯2011年才推出“微信”，晚了该商标两个月。张新河提出商标异议申请，商标局裁定该商标不予核准注册。商标评审委员会认为该商标违反了商标法第十条第一款第八项的规定，具有其他不良影响，维持了商标局裁定。北京知识产权法院维持了商标评审委员会的裁定。
该判决作出后，引起了极大的关注和讨论，反对一审判决者居多。2015年3月12日，笔者在北大法律信息网上发表了一篇文章《微信商标行政诉讼案件评析》，表达了自己对此案的看法。
//article.chinalawinfo.com/ArticleFullText.aspx?ArticleId=89748&listType=0
北京高院二审维持了一审判决，但适用法律有所变化。北京高院认为被异议商标违反了商标法第十一条第一款第二项的规定，缺乏显著特征。这种认定，自然也就为腾讯经过使用“微信”取得显著特征进而可以合法注册提供了非常好的出路。虽然二审判决另辟蹊径仍旧不允许被异议商标注册，虽然所选择的理由较一审法院而言更合理一些，但仍然破坏了商标法先申请原则。一个先出生，比较弱小，一个后出生，迅速壮大，此时就需要先出生者做出牺牲，这和封建的避讳思想并无本质上的差异，属于典型的弱肉强食的丛林法则。
四、争议的实质
笔者认为，无论是将“微信”使用在“茶”上，还是使用在游戏上，标识本身都具有固有的显著性，只是显著性强弱的问题。问题的根本在于，当有人推出“微信”品牌的“茶”时，相关公众是否会联想到自己使用的微信即时通讯软件。如果仅仅是产生这种联想，尚在法律的允许范围之内，但如果相关公众认为“茶”上的“微信”品牌与腾讯的“微信”有关联，则涉及到驰名商标的保护问题。就好比公众已经习惯了“茅台”只代表白酒，当“茶”商品上也使用“茅台”时，并不会导致“茅台”本身缺乏商标所固有的显著性，而是可能导致相关公众联想到茅台酒，或者认为茅台酒开始做茶叶了。
就第9452607号“微信”商标案而言，如果适用商标法第二十八条关于商标近似的法律处理，更具有合理性，哪怕从程序上需要再来一轮，延长争议处理时间，也非常的合理、合法，令人信服。而如果强行适用缺乏显著特征条款，则无异于将商标法置于任人随意玩弄的地步，缺乏对法律的尊重和敬畏。即便为了实现实质正义，而采取亵渎法律的方式，也不可原谅。
作者：刘东海，北京市长安律师事务所律师，合伙人。
作者：刘东海，北京市长安律师事务所律师，合伙人。
[学科]商标法
[关键词]微信商标；不良影响；缺乏显著特征
[引言]
近日，北京知识产权法院审结了一起微信商标争议案。笔者并不赞同商标评审委员会以及北京知识产权法院在本案中的法律适用。为了一个企业，商标法被强行错误解释、错误适用，破坏了法律本应具有的确定性。
一、案件介绍及所适用的法律
第9452607号“微信”商标，由蛙扑（北京）信息技术有限公司于2011年5月11日申请注册，于2012年5月28日被核准注册，核定使用在第41类的“图书出版、（在计算机网络上）提供在线游戏”等服务上，后经核准转让给游联公司。腾讯公司对诉争商标提出无效宣告请求，商标评审委员会认为该商标违反2001年商标法第十一条第一款第（三）项的规定，裁定诉争商标予以无效宣告。
2001年商标法第十一条第一款第（三）项是指申请注册的标志因缺乏显著特征而不予注册的情形。商标法第九条规定“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”。之所以要求注册商标要有显著特征，是由商标的基本功能决定的。商标的基本功能是识别商品和服务来源，如果缺乏显著特征，也就是缺乏相关公众识别、记忆、传播该商标的基本要素。当相关公众不能将某一标志作为二次消费的记号的时候，该标志就没有发挥识别商品和服务来源的功能，也不能称其为商标。
二、一审裁判观点对商标显著特征的错误理解
游联公司不服被诉裁定，向北京知产法院提起诉讼，其主要理由为，诉争商标使用在指定使用的服务项目上，可以起到识别和区分服务来源的作用，不属于缺乏显著特征标志的情形，能起到区分商品来源作用。北京知产法院经审理认为：根据腾讯公司在商标评审中提交的证据，可以证明在被告作出被诉裁定时，其“微信”手机通讯软件在国内已具有较高的知名度，使得包括诉争商标核定使用的第41类“在线电子书籍和杂志的出版、提供在线游戏”等服务在内的相关公众极易将该标识与腾讯公司产生联系，从而造成相关公众对服务的来源产生混淆误认，即此时诉争商标已难以发挥正常的服务来源识别作用。而原告游联公司于诉讼中提交的使用证据数量较少，且根据证据显示，原告通过手机应用的方式使用诉争商标更容易使相关公众认为诉争商标所提供的服务与腾讯公司的“微信”软件相关，故原告对诉争商标的使用并未消除诉争商标的使用可能造成混淆误认。
笔者认为，一审法院撤销诉争商标的理由在于诉争商标的注册会跟腾讯公司的“微信”商标混淆，这显然是商标法二十八条的适用问题。商标法第十一条所讲的缺乏显著特征，是客观事实，不以人的意志为转移。而一件商标获准注册后会与其他商标混淆，并非因为该商标本身缺乏显著特征，而在于商标权之间发生了冲突。此时，应首先肯定诉争商标具有商标法所要求的显著特征，然后依据商标法其他条款判断商标是否应被撤销。
三、腾讯公司注册微信商标合法性问题
创博亚太科技(山东)有限公司于2010年11月12日申请注册了8840949号“微信”商标，2011年8月27日初步审定并公告。腾讯2011年才推出“微信”，晚了该商标两个月。张新河提出商标异议申请，商标局裁定该商标不予核准注册。商标评审委员会认为该商标违反了商标法第十条第一款第八项的规定，具有其他不良影响，维持了商标局裁定。北京知识产权法院维持了商标评审委员会的裁定。
该判决作出后，引起了极大的关注和讨论，反对一审判决者居多。2015年3月12日，笔者在北大法律信息网上发表了一篇文章《微信商标行政诉讼案件评析》，表达了自己对此案的看法。
//article.chinalawinfo.com/ArticleFullText.aspx?ArticleId=89748&listType=0
北京高院二审维持了一审判决，但适用法律有所变化。北京高院认为被异议商标违反了商标法第十一条第一款第二项的规定，缺乏显著特征。这种认定，自然也就为腾讯经过使用“微信”取得显著特征进而可以合法注册提供了非常好的出路。虽然二审判决另辟蹊径仍旧不允许被异议商标注册，虽然所选择的理由较一审法院而言更合理一些，但仍然破坏了商标法先申请原则。一个先出生，比较弱小，一个后出生，迅速壮大，此时就需要先出生者做出牺牲，这和封建的避讳思想并无本质上的差异，属于典型的弱肉强食的丛林法则。
四、争议的实质
笔者认为，无论是将“微信”使用在“茶”上，还是使用在游戏上，标识本身都具有固有的显著性，只是显著性强弱的问题。问题的根本在于，当有人推出“微信”品牌的“茶”时，相关公众是否会联想到自己使用的微信即时通讯软件。如果仅仅是产生这种联想，尚在法律的允许范围之内，但如果相关公众认为“茶”上的“微信”品牌与腾讯的“微信”有关联，则涉及到驰名商标的保护问题。就好比公众已经习惯了“茅台”只代表白酒，当“茶”商品上也使用“茅台”时，并不会导致“茅台”本身缺乏商标所固有的显著性，而是可能导致相关公众联想到茅台酒，或者认为茅台酒开始做茶叶了。
就第9452607号“微信”商标案而言，如果适用商标法第二十八条关于商标近似的法律处理，更具有合理性，哪怕从程序上需要再来一轮，延长争议处理时间，也非常的合理、合法，令人信服。而如果强行适用缺乏显著特征条款，则无异于将商标法置于任人随意玩弄的地步，缺乏对法律的尊重和敬畏。即便为了实现实质正义，而采取亵渎法律的方式，也不可原谅。
作者：刘东海，北京市长安律师事务所律师，合伙人。
