法学论文
企业商标权保护的若干实务问题
作者：110网 律师 时间：2008年08月10日
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作者：罗武章律师
一、企业商标的非诉讼实务
企业商标的非诉讼实务主要包括商标的注册、使用许可、转让、续展与变更以及驰名商标的申报等。
1、商标的注册
商标注册的程序主要包括提交申请，受理和审查，初审公告，商标异议（有些商标没有），注册公告，领取商标注册证等。注册商标的有效期限为十年，自核准注册之日起计算，注册商标有效期满，可以申请商标续展注册。
在商标注册之前，最好是进行拟注册的相关商标的查询。虽然，商标查询不是商标注册的必经程序，但是可以极大地减少商标注册不成功的风险，提高商标注册的准确性和把握。
商标的注册方式有两种，一种是自己直接到国家商标局办理相关手续，另一种是委托具备相关经验的商标代理组织或律师提供商标代理服务。自己直接办理的优点是可以省去代理费，但是耗费的时间和精力可能比较多，而且由于对相关实务操作不熟悉而容易走弯路。委托办理需要收取一定费用，但同时也可以节省大量时间和精力。
申请商标需要准备相关注册资料。如果以自然人的身份注册商标需要提供身份证的复印件，如果以企业的身份注册商标需要提供《营业执照》复印件，委托商标代理组织或律师办理的，还应出具当事人签字或盖章的相应委托书。另外，需要准备拟注册的商标图样每份10张，准备相关的费用（官费为人民币1000元/件，委托代理的还需要另外支付代理费）。
一般而言，保守地预估，一件商标从申请到发证至少需要一年半左右时间，其中申请受理和形式审查需要一个月左右的时间，实质审查需要一年左右的时间，异议期为三个月左右，核准公告到发证约两个月。
注意事项：
（1）商标查询的结果不具有法律效力，只具有参考作用，因为受数据处理和相关商标申请审查期间等因素的影响，部分数据尚未进入相关数据库。
（2）我国《商标法》执行的是商标国际分类，按照该分类，商标共分为45类，其中商品商标34类，服务商标11类。一般而言，尽量要将和自己业务相关的商标都注册下来，以免别人抢注。有些知名企业或者商标影响力和知名度潜力比较大的公司，比如华为公司，在整个45类商标都注册了“华为”商标。有些公司将与自己的主要商标拼音相同或文字拼写相近似的文字与图形都注册了商标。
2、 商标的使用许可
商标使用许可的许可人必须是注册商标的注册人，其他人均无权许可注册商标。
一般而言，商标使用许可合同应当包括以下主要条款：（1）许可人和被许可人的名称，地址，联系方式；（2）许可使用的注册商标的名称，注册证号，注册商标的有效期限；（3）许可使用商标的商品名称，范围；（4）许可使用的形式（排他许可，独占许可还是普通许可）；（5）许可使用的期限，使用许可商标的产品数量和产品销售地区；（6）许可使用费用及支付方式；（7）商标质量要求和质量监督办法；（8）商标标识的印刷与供应方式及标准要求；（9）合同的解除条件与终止；（10）违约责任；（11）适用法律和争议解决方法；（12）生效与其他条款。
注意事项：
（1）经许可使用他人商标的，被许可人必须在该注册商标的商品上标明自己的名称和商品产地，否则，可能受到相应的行政处罚。
（2）商标使用许可合同自许可使用合同签定之日起三个月内，将许可合同副本交送所在地县级工商行政管理机关存查，由许可人报送商标局备案，并由商标局予以公告。除非当事人另有约定，不进行许可备案并不影响许可协议的成立与生效。但是，不进行许可备案可能受到相应的行政处罚。
（3）在签定许可商标使用合同的时候，一定要注意约定许可使用的方式，不同的使用许可方式的许可费有很大差异，对双方当事人的权利享有及义务限制也有很大差异。独占使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和已约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标；排他使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和已约定的方式，将该注册商标许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该商标但不得另行许可他人使用该注册商标；普通使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和已约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
（4）自然人个人不能作为被许可人签订商标使用许可合同。
（5）在人用药品和烟草等受国家管制的商品上的商标的许可使用，需要被许可人具备相应资质，且需报经相关国家机关批准。
3、 商标的转让
商标的转让主要可以分为合同转让和继承转让。合同转让是指转让方和受让方通过签定合同的方式，无偿或有偿地将商标所有权进行转让的一种方式。继承转让是指原注册的自然人因死亡，由遗嘱继承人或法定继承人继承其注册商标的一种方式。目前在生活中，较常见的注册商标转让方式是合同转让。
商标转让合同一般应约定如下内容：（1）转让方与受让方的名称、地址及联系方式等；（2）商标名称、样式、注册国别、注册号、转让价款及支付方式；（3）转让后受让人的权利范围；（4）如果转让人在一定期间后进行回购，则应约定具体的转让期限与回购方式；（5）转让方的承诺与保证。转让人应保证自己是注册商标的所有人，说明在签约前曾向哪些人发放过什么类型的商标使用许可，以及该等使用许可中由转让人承受的责任和义务。转让人应保证该注册商标免受第三方的权利主张或侵权指控，保证该商标的有效性。转让方应保证使用该商标的商品质量（6）受让方的承诺与保证。受让方应保证使用该商标的商品质量。（7）商业秘密的保护条款。双方应保守的商业秘密范围及各自义务。（8）违约责任。（9）争议解决办法。
商标的转让需要经过一定的法定程序，才能产生效力。继承转让，由受让方将依法继承的事实与商标名称、种类及其他信息报送商共同标局，经商标局审核同意，即可生效。在合同转让中，转让方和受让方必须共同向商标局提出转让申请，填写《转让注册商标申请书》，并附送相关文件。商标局对符合手续和要求的核准转让，将原《商标注册证》加注发给受让方，同时进行相应的公告；对不符合手续和要求的则予以驳回。
注意事项：
（1）有些商标的转让需要提供有关部门的审核批准文件，如人用药品、烟草制品等。
（2）转让的商标必须是处于有效期内的有效商标。他人提出异议的商标或已经过期的商标不得转让。
（3）转让商标必须是商标权整体转让，不允许割裂核定的商品和服务范围进行部分转让。如果转让方在同一种或类似商品与服务上注册了相同或类似商标，为防止消费者混淆与误认，应该一起转让。
（4）如果注册商标已经许可他人使用，转让方只有在征得被许可人同意后，解除了原许可使用后，方能进行转让。如受让方同意许可使用，则可以由受让方与原被许可使用人另行签定合同。
4、商标的续展
商标的续展是指注册商标所有人依法办理相关手续，延长注册商标的有效期。续展注册可以无限制地申请，每续展一次的注册商标有效期为10年。商标局对于商标续展注册，一般予以核准，但是以下情况除外：（1）过了宽展期提出续展申请的；（2）自行变更商标的文字、图形的；（3）自行扩大注册商标核定使用范围的；（4）明显违反相关法律规定的。
注意事项：
（1）核准续展的有效期应与上一期的有效期相衔接。
（2）应在注册商标有效期届满前6个月内提出申请。如果在规定期限内未提出申请的，在有效期满后的6个月内还可以提出申请，但应当按规定缴纳迟延费。如果在有效期满后的6个月内仍未提出续展注册的申请，商标局即注销其注册商标并予以公告。
5、 商标的变更
商标的变更仅仅指注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项。
注意事项：
（1）如需改变商标的文字、图形或扩大核定的使用范围，不属于变更，应当以新商标重新提出申请。
（2）申请变更注册人名义除应向商标局送交《变更商标注册人名义申请书》和缴纳费用之外，还应报送相关主管部门的变更文件或批准文件，交回原证。
（3）企业地址发生变更时，如不在规定期限内及时提出变更申请，当发生商标侵权时，商标权人的权益有可能难以得到法律的保护。
6、驰名商标的申报
和我们平常在生活里对驰名商标的认识不同，驰名商标不是一经认定之后就永远有效，不是终身制的。驰名商标采取个案认定、被动认定，具体的说就是在侵权案件中由商标局、商标评审委员会或法院认定。届时由被侵权方主动提出认定的申请，并且仅在该案中有效。
申报驰名商标所需要的文件：（1）关于申请认定某驰名商标为中国驰名商标的报告；（2）驰名商标认定申请表；（3）公司的营业执照及相关资格证件（包括税务登记证、代码证等）及所申报商标的注册证；（4）公司简介；（5）产品的国内外销售情况，包括销售网络、销售合同、销售证明（发票）；（6）公司和产品所取得的荣誉及证书；（7）商标在国内外注册情况、防御商标的注册证或在先申请的证明、联合商标的注册证或在先申请的证明、国际商标注册的注册证书及相关情况材料；（8）商标在国内外被侵权的情况；（9）商标在国内外广告发布的情况，包括广告合同、广告证明（发票）、广告样稿；（10）近三年来公司资产负债表和审计报告；（11）公司产品管理的情况。
以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料：（1）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；（2）证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；（3）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；（4）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；（5）证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。
二、企业商标的诉讼实务
企业商标的诉讼主要包括商标行政诉讼、一般商标侵权诉讼、商标侵权的刑事诉讼等。
1、商标行政诉讼
商标行政诉讼分为当事人对工商行政机关处罚不服的行政诉讼和商标评审行政诉讼。
当事人对下列几种行政处罚不服的，可以提起行政诉讼：（1）使用商标的商品粗制滥造、以次充好，欺骗消费者的；（2）国家规定必须使用注册商标的商品，没有使用注册商标在市场上销售的；（3）未注册商标冒充注册商标使用的；（4）使用的商标属于商标法规定不得作为商标使用的文字、图形的；（5）侵犯注册商标专用权，工商行政管理机关责令停止侵权行为、罚款的；（6）对侵犯注册商标专用权且有毒、有害并且没有使用价值的商品予以销毁的；（7）封存或收缴商标标识的。
当事人对于是否属于商标专用权以及是否撤销注册商标专用权的行政处理决定，可以提起行政诉讼。当事人对商标评审委员会的决定或裁定不服的，可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉。
2、一般商标侵权诉讼
侵犯商标专用权主要包括以下形式：（1）擅自在同一种商品上使用与注册商标相同的商标；（2）擅自在同一种商品上使用与注册商标类似的商标；（3）擅自在类似商品上使用与注册商标相同的商标；（4）擅自在类似商品上使用与注册商标近似的商标；（5）销售侵犯注册商标专用权的商品；（6）伪造、擅自制造他人注册商标标识；（7）在同一种商品或类似商品上，将与他人注册商标相同或近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用，并且足以造成误认的；（8）故意为侵犯他人注册商标专用权提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件；（9）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
注意事项：
（1）管辖权问题。因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或被告住所地法院管辖，而侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。被控侵权商品的制造者的销售行为直接导致的商品到达地，被控侵权商品的销售者的销售行为直接导致的商品达到地，是该制造者、销售者实施被控侵权行为的结果发生地。权利人可以从几个有管辖权的法院中，选择一个最有利于自己的法院提出诉讼。
（2）诉讼时效问题。由于商标侵权行为一般处于持续状态中，对权利人主张诉讼时效比较有利，权利人可以从发现之日起提出诉讼。但是建议尽早提出诉讼，因为侵犯商标专用权的行为一般会给企业带来很大的负面影响，尽早消除影响的方法之一就是提起诉讼，有可能化不利为有利，通过商标侵权的诉讼打一个免费的广告。
（3）证据保全问题。为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据（人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请）。人民法院接受申请后，必须在四十八小时内做出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。
3、涉及商标的刑事诉讼
以下情形可以追究相关当事人的刑事责任：（1）未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。（2）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。（3）销售明知是假冒注册商标的商品，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。（4）从事商标注册、管理和复审工作的国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，违法办理商标注册、管理和复审事项，收受当事人财物，牟取不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
由于涉及商标的刑事诉讼与一般的刑事诉讼相比没有特别的不同，故笔者不再在此赘述。
