品牌授权中的国外商标引入后的保护

一、国外商标授权的三种形态： 品牌授权特别是国际品牌授权业务中，商标授权是重要内容。由于商标专用权法律保护的地域性特征，商标授权的前提是该商标是否受到我国法律的保护。 实践中，被授权的商标无外乎以下三类，以下进行比较： 首先是“国外的商标”，即相对于我国而言，该商标是在其所属国注册，受其所在国保护，但是未依据“商标国际注册马德里协定”规定在世界知识产权局的注册，或在我国注册。 其次，“国际商标”是指商标所有人依据《商标国际注册马德里协定》的规定，向世界知识产权组织的知识产权国际局提出商标注册申请。依据《商标国际注册马德里协定》的规定，通过国际注册的商标可依据商标所有人的申请，将其商标保护范围自然延伸至其所要求的马德里协定参加国（包括我国），无需另行向这些国家单独提出注册申请。 上述两类商标所提及的“马德里注册”是指根据《商标国际注册马德里协定》（简称“马德里协定”）或《商标国际注册马德里协定有关议定书》（简称“马德里议定书”）的规定，在马德里联盟成员国间所进行的商标注册。通过“马德里注册”，商标所有人仅提交一件申请即可使其商标在马德里体系的联盟国内受到商标保护。中国亦是马德里协定及马德里议定书的缔约国。 再次，对于“境内注册商标”是指境外商标在境外所属国获得所属国当局的商标注册后或并未获得所属国当局的商标注册，不通过“马德里注册”，而直接向中国当局申请注册以期获得中国商标法保护的注册商标。其虽来自境外，但与中国国内产生的注册商标受同等地位的法律保护，故本文称其为“境内注册商标”。 基于是否注册或备案的不同，对于“国际商标”、“境内注册商标”以及“国外商标”在国内受到不同程度的法律保护。笔者结合日常工作中遇到的一些实际情况，主要就国外引入的商标在国内授权过程中受法律保护现状中的一些问题作一番讨论。 二、“国外的商标”未授权，先推广并收取授权费是否合法 “国外的商标”由于未在中国商标局获得商标注册及依马德里协定受我国当局保护，也就是不具有我国商标法上规定的注册商标专用权。对于未经注册的商标尽管并不能获得排他性权利，但法律上也未禁止未注册商标的使用与许可（授权）权利。同时还受到我国法律的保护。恰恰在很多情况下，对于未注册商标的在先使用也能作为撤销恶意抢注注册商标行为的一个法定要件，比如我国《商标法》第三十一条，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”可见我国法律在保护注册商标的同时，也支持未注册商标在不侵犯其他权利时的合法使用行为。同时，商标未经注册并不能否定其具有商业价值，因此，对于一项未经注册的商标，通过协议方式将商标许可他人使用，虽然明显地对于被许可人有较大风险，但只要被许可人对此并无异议，并不存在侵犯国家及社会公共利益时，则应当适用法律上的权利自由处分原则。因此，未经注册的“国外商标”是可以授权的，而作为对价的商标使用费（权利金），只要被授权者许诺，并对该商标进行了实际使用，被授权者应有义务予以支付。 “国外商标”的“未注册，先授权”推广模式在我国有相当大的存在必然。为尽量减小由此给境内品牌被授权者带来风险，笔者觉得可采用以下这些方式缓冲可能给被授权者带来的损失。这些方式包括但不限于约定品牌使用费按照申请商标注册的阶段支付，任何一阶段发生驳回事由的，费用应当根据情况按比例返还、支付违约金或有权终止协议；约定其它品牌利益及权利的让渡；约定授权期限的延长；约定授权品项的替换等等。 三、“国外的商标”如何有条件地限制他人使用 商标只有经过注册才能受到法律保护，一般情况下，未经注册的商标，权利人无法限制他人使用自己的商标。在获得注册之前的较长的时间内，如何使品牌授权双方围绕品牌的相关权利得到保证，更为有效地限制他人使用这些“国外的商标”，是授权相关方关注的重点，下面进行必要的分析： 首先，无论商标将于何时获得注册，使用是必要的也是必须的。因为只有使用，在发生争议时才能优先主张对于这些商标的权利。这种使用，包含依附于产品的销售行为，及其它各种形式的展示或宣传，比如在大型展览会上推出附着商标的各类样品，通过各类广告媒体对商标进行宣传。通过对商标的使用，可以在其未获得注册时形成一定的知名度及社会影响力，而品牌在一定区域内一旦知名，对于获得商标专用权或甚至是驰名商标的认定都有非常积极的作用。 其次，就某些品牌的特定元素，若构成著作权构成要件的，比如具有独创性则应当立即付诸于著作权登记，以此构成一种在先权利以抵抗恶意抢注商标的行为。同样的道理，构成品牌标识的字母可以注册为网络中文域名或注册为企业名称等等，这些有价值的标识一旦登记成为法律认可的权利，则对于宣传品牌有重要作用。这不但有助于提高品牌知名度，社会影响力，还能构成在先权利，以此抵抗恶意注册行为。之所以强调以上措施的必要性，是因为注册、登记以上权利所花费的时间要远远少于获得商标专用权的时间。 品牌的保护，不应仅仅是平面的保护，光靠商标专用权来维护品牌利益是远远不够的，而应更趋向于立体保护，通过著作权、网络域名、商品化权、企业名称等全方位的权利体系来烘托、维护品牌权利是品牌管理的发展趋势。在商标法还无法救济的情况下，通过使用《著作权法》、《反不正当竞争法》等的法律武器，在一定程度上仍然能够保护品牌利益，维护品牌形象。 再次，通过和部分有能力的商标使用者进行商业合作，化敌为友，共享利益也是维护品牌权益的有效办法。很多国外品牌的潜在商业利益是广阔和巨大的，在很多情况下不是仅靠一个被授权者，一家企业能够挖掘完的。若潜在渠道不能充分开拓，潜在利益不能得到挖掘，无疑是一种品牌资源的浪费。相信很多将未经注册的“国外的商标”自行进行使用的企业在一定区域及渠道、包括资金上都有不小优势，若能真正成为“国外的商标”的被授权者，无疑对于品牌的发展将如虎添翼。而对于这些企业，一直以“非正规”的方式局部使用品牌也绝非长久之计。因此，品牌授权者或被授权者不妨在对品牌建立起一定影响力及知名度的条件下，以法律武器为工具，通过洽谈与这些企业在局部范围及渠道的合作，分享品牌收益。这不但能够达到品牌管理的法律目的，而且更能实现品牌的商业利益。 四、“国际商标”及“境内注册商标”是否进行使用许可备案的影响 商标许可备案是商标法上的一个制度。法律上之所以支持商标使用许可合同的备案，一方面是为了保护商标合法使用的行为，保护消费者合法权益，打击商标侵权，但笔者认为商标许可合同备案制度更重要的意义是为了保护“注册商标被授权者”或者“商标转让相对人”的利益。因此，特别是对于从境外引入的商标，鉴于涉外因素，在对商标授权者的管辖、调查或控制有更大难度的情况下，为了更好保护商标被授权者及商标转让相对人的利益，除对商标进行注册之外，要求商标授权者对商标许可合同进行备案是一项极其重要的工作。这不但能够维持被授权者经营的合法性，降低商标经营过程中不可预见的权属风险，对于不少重要商业渠道的进入，更能消除重大的障碍。 虽然我国《商标法》第二十六条及《商标法实施条例》第四十三条都做出了许可人应当对商标使用许可合同进行备案的规定，但《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“商标民事案件解释”）第十九条对此备案的必须性做了更为明确的规定，即“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”由此可见，商标许可是否备案并不影响许可合同的有效性，但备案与否对于是否可以对抗不知情的第三人有重要的意义。此处的“善意第三人”我们可以运用概念替换的方法来理解，比如，商标被授权者B公司系此处的“善意第三人”，其与商标授权者C签订了独家商标许可使用合同，并对许可合同作了备案。此时，商标被授权者A向B提出异议，而A系在B之前与C签订了独家商标许可使用合同。而在此争议情况下，由于B与C的合同经过了商标局备案，而A与C的合同却未备案，因此A的主张不能对“抗善意第三人B”对该商标享有的独家许可使用权。同样，“善意第三人”亦能替换为善意的商标受让人来适用该条款，即未经商标使用许可合同备案的商标被授权者无法以其签订的合同来对抗新的商标权利受让人。 但是，很多人会提出，这样的理解似乎与“商标民事案件解释”第二十条的规定有矛盾，该条款规定“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。”根据对该条款的直观理解，对于商标使用许可，无论其之前是否经过备案，之后进行的注册商标转让都不会对其效力有影响。 笔者有不同意见，笔者认为第二十条仅指的应当是经过备案的商标使用许可合同。若二十条还包括未经备案的合同，则再替换入第十九条，即使得第十九条成为了一个悖论，即之前未经备案的许可合同，由于其不受之后签订的注册商标转让合同的影响，则变成了可以对抗作为善意第三人的商标权利受让人。若这样的说法成立将损害商标权利受让人的利益，使得一切的商标权利转让都存在着极大的风险。试想，若商标权利受让人无法获知一切隐蔽的商标使用许可，并且在其获得商标权利后无法阻止之前受许可的商标使用行为，则其获得商标权利很有可能是名存实亡而无任何意义。由此可见，第二十条的商标使用许可仅应指向经备案的商标使用许可。 综上，为保护商标被授权者在许可合同期限内一贯使用商标的权利，也为了保护商标权利受让人能获得无权利干扰的商标，商标许可合同备案应当引起所有品牌管理人的重视，特别是对于从境外引入的商标。