法学论文
定牌加工涵义辨析和应注意的商标问题
作者：贾金勇 律师 时间：2011年12月06日
定牌加工涵义辨析和应注意的商标问题
定牌加工在中国至少有30多年的历史，已发展到海外，其涉及的领域非常广泛。家电、消费类电子产品、纺织、玩具、照明、五金、服装、家具、鞋类都大量存在定牌加工，现在甚至发展至商业领域。然而，2000-2002年的NIKE商标纠纷案促使我们重新审视定牌加工中存在的商标问题。该案在国内引起广泛的关注和讨论，不少人认为本案的判决结果可能将直接左右我国数量极其众多的对外定牌加工企业的命运和发展前途。
一、定牌加工概述
(一)定牌加工的涵义
对于定牌加工的认识最早就是从“耐克”开始，耐克就是靠全球工厂为其定牌而发展和壮大起来的。国内定牌加工企业最早就是出现在广东，其中深圳和东莞都是较早的。鉴于东莞靠近香港的地理优势等诸多优势，东莞从一开始就选准了自己的方向：来料加工。1978年11月，太平手袋厂在东莞建立了，这是东莞市第一家来料加工厂，来料加工的模式给东莞人带来了希望。1985年到1989年，是东莞经济的起飞阶段。靠的主要就是“三来一补”。
一般认为，定牌加工就是指OEM(Origin Entrusted Manu- faeturer，Origin Equipment Manufacturer)——直译为“原始设备厂商”，也称“原产地委托加工”，通俗地讲就是指“定牌加工”、“贴牌加工”。一般认为，“加工”意味着比较简单的劳动，甚至不需要技术，即使需要也是委托方提供的。而“制造”则要求被委托方有自己的技术．被委托方能够按照委托方的要求自行设计并制作。这种区分在法律上似乎无太大意义，因为法律认为，不管加工、拣选或制作(制造)都是“生产”行为，生产的结果就是“产品”。
其次，ODM(Origin Design Manufacturer)也属于“定牌加工”，其含义为“原始设计厂商”，但其属于定牌加工的高级形式。其与OEM的区别在于：OEM的被委托方只能使用委托方指定的商标或品牌，绝对禁止自行生产、销售上述指定商标(品牌)的产品，技术的提供方是委托方，被委托方须严格按照委托方的要求生产产品。ODM则不同，因为所采用的技术是被委托方自己的，只要委托方没有买断该产品的版权或专有技术，被委托方则可以稍做修改，即可以自己的名义组织生产和销售，即拥有自己的品牌，从加工转向了制造。二者相同的是均是委托方提供牌子，被委托方负责加工、生产产品。
另外，OBM(Own Branding & Manufaeturing)，即“自有品牌”。“原创品牌生产”，是企业间激烈竞争的产物，也是定牌加工的高级形式。这种形式在商业企业中主要发生于大型超市或商场或专门商店，而且产品只在自己的店内销售。比如，家乐福自有品牌产品是一种由家乐福从设计、原料、生产到经销全程控制的产品。由家乐福所严格挑选出来的供应商生产，贴有家乐福品牌的商品，但标明生产商名称和地址以及有关标准等。商业企业的“自有品牌”是从委托方的角度来说的，而从被委托方的角度来看，正是定牌加工。因为其产品全部是其指定的供应商生产的。只是使用委托方的商标或名称。生产企业的“自有品牌”则多是从OEM／ODM发展而来的。OSM(Origin StrategyManufacturer)，其含义指“原创策略生产”。
综上，本文认为，定牌加工产生和存在的条件是强势品牌企业与加工成本低廉而质量上乘的企业之间的默契。狭义的定牌加工可以概括为：委托方商品=被委托方产品 委托方商标(品牌)，广义的定牌加工是从加工生产方式的角度来理解的，不仅限于来料加工、来样加工企业。也包括任何企业形式采用这一生产形式，包括OEM、ODM、部分OBM、OSM等；不仅存在于国外(含港澳台)与国内企业之间，也存在与国内企业之间；不仅涉及委托方，也涉及被委托方；除了包括加工，也可以包括销售(工商管理机关对“定牌加工”所下的定义是非常狭隘的)；不仅是扩大产能的手段，也是参与国际竞争的利器；不是单一模式，而是相互交错，委托方和被委托方的地位是相对的；不仅存在于生产企业之间。也发生于销售企业与生产企业之间。本文是从广义的角度使用这一概念的。
(二)定牌加工的种类
一般来说，委托方禁止被委托方销售其定牌加工的产品，但也有例外，主要看双方的约定，有无买断版权或其他权利。因此，定牌加工可以分为单一加工型和加工、销售复合型。
来料加工、来样加工等“三来一补”属于单一加工型，属于定牌加工的初始和初级阶段。销售复合型则是定牌加工的高级形式，ODM就是这种形式。因为有自己的品牌，在加工的同时，有制造、销售和服务的职能，ODM可以以任何经济形式出现。
按照加工委托的环节层次，可以划分为独家被委托型和普通被委托型。当然，普通被委托型的层次也不是没有限制的，因为层次越多，其质量可能越没有保障，可能损害委托方的利益。
依据委托方是国内和国外企业，又可以划分为内资间企业、涉外企业的定牌加工以及内资企业委托国外企业的定牌加工等三种类型。
另外，有一种所谓“反向OEM”模式的说法，就是指收购一家国外采购商然后为它OEM，这种方法为OEM企业提供了成熟先进的技术和在主流市场稳定的客户关系和销售渠道，并得以进入国外市场，浙江万向集团收购美国UAI公司就是一个例子。当然，也有另类的反向定牌加工，就是国内企业在国外注册公司，申请商标，反过来授权国内企业(实际上就是自己的企业)使用所谓国外品牌或国外“著名品牌”，为其产品打开销路。
(三)定牌加工的法律性质和特点
委托方为了充分利用自己的品牌、市场营销网络优势，扩大产量、销量和市场占有率，而利用被委托方的生产加工能力和资金优势，实现优势互补，因此定牌加工的特点概括为：
1．双方是一种合同关系。双方均是独立的，出于各自的目的，而形成一种委托合同关系。一般双方不是母子公司关系，也不存在参股、控股关系。但可能是关联企业关系。即使关联企业，其间主要关系也是合同关系，各自享有独立的法律人格和地位。
2．定牌加工是以商标权为核心的知识产权自己使用关系和委托代理(加工承揽)关系。定牌加工涉及商标权、专利权、技术秘密、技术贸易、商号权、专有技术保护和产品回购协议、质量保证条款等，但其中主要是商标权贯彻始终。可以说，没有商标权就没有定牌加工。
一般认为定牌加工的法律性质是商标使用许可，至少在涉及销售时是如此。国家商标局的有关规范性法律文件也是这样规定的。
本文认为，定牌加工中的委托人作为商标权人或合法持有人，是委托代理关系中的被代理人，被委托人是以委托人的名义加工、制作，被委托人法律行为的后果由委托人承受，委托人认可的并回购的才可以使用定牌商标。所以，应认为是委托人自己使用定牌商标，被委托方只是受托加工(包括商标标识)，如果被委托方不涉及销售，则可以认为被委托方没有使用方的商标。至多只是依约制作和标注被委托商标在其受托加工的产品上，真正的商标使用人还是委托人。如果涉及销售，则是使用许可关系，需要标注生产厂厂名、厂址。因此，双方的关系不是所谓的“临时使用许可”。只要是许可，不管是临时还是长期，就是一种许可使用关系，也不存在“有限制的”的问题，这种说法其实是想在“自己使用”和“使用许可”之间寻找“第三条”道路，事实上是不可能的，也是不符合法律规定和民法关于委托代理的基本理论。商标的使用只有两种，要么自己使用，要么让他人使用，定牌加工表面上看是被委托人“使用”牌子，但其实被委托人只是“贴”牌，并没有“使用”，因为其使用的是委托人的名义。
在此。区分“加工”、“生产”与“销售”有法律上的重要意义，因为定牌加工企业如销售定牌产品，则涉及商标使用和许可、产地标识等法律问题，如果只销售自己品牌产品，则不涉及商标使用和商标许可使用。
定牌加工合同属于加工承揽合同，委托合同，是一系列合同的统称，其中可能包括买卖合同(产品回购合同)、知识产权保护协议(合同)、质量保证合同和技术合同等。二者在合同主体关系、标的和商标权主体方面存在区别。
在国际贸易中，定牌商品有的在其定牌商标下标明产地，有的则不标明产地和生产厂商。后一种做法，称为定牌中性。根据我国《产品质量法》和《产品标识标注规定》的有关规定，“受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址。”如果被委托人直接销售委托人加工的产品，则被委托人应当在产品上标注自己的名称、地址。
定牌加工作为一种普通的民事法律行为，《民法通则》、《合同法》和《商标法》对此已有规定，定牌加工双方之间是委托代理关系，具体来说就是加工承揽关系。定牌加工大多为涉外定牌加工，所以《民法通则》中关于“涉外民事法律关系”的规定也是适用的。就实体法来说，《商标法》是民事特别法，但其对于“定牌加工”的概念及法律性质没有任何规定．所以具体适用时需结合《民法通则》和《合同法》等民事基本法来确定当事人行为的性质和双方权利义务的分担。
二、定牌加工应注意的商标法律问题
无庸讳言，定牌加工中存在的违法问题主要在于：
1、产品标识和产地标记违法：即虚假标注或违反合同约定标注产地，或产品标识。
2、违约销售或私自加工或假冒名牌，构成侵权。
定牌加工方应密切注意防范定牌加工的种种风险，尤其是侵权风险。要密切注意以下问题：
(1)及时要求定作人提供其授权依据，通过必要的检索和确认，以保障定牌加工方即使在发生商标侵权事件时也可免于承担相应的法律责任。尤其注意对于国际名牌或在我国取得驰名商标认定的国外商标，必须要求定作人提供其得到合法授权或者是权利人(商标持有人)的直接授权，以免卷入商业纠纷。
对于多层次转授权的，需确认每个层次的授权是否合乎合同规定，避免超期无效授权。若定作人没有取得有关证书，则应要求签署详尽的合同或协议，明确约定品牌使用的责任分担以及有关免责的声明，倘若定作人提供的品牌与他人的商标或专利相近。则承揽方应予以拒绝。
(2)定作人的商业登记证明以及银行资信记录或证明。据此来判断定作人的信誉和在发生侵权责任时能否实际承担相关责任。当然，这样增加了交易成本。
(3)商标标识、产品标识和其他文字或装潢也应规范使用，以防止侵犯他人的在先权利(包括但不限于著作权、专利权、商品化权等)。
(4)在合同或协议中明确规定承揽方是否可以销售以及销售的区域和期间等。如在国内销售，除了要求定作人提供其在国外的注册证书外，还必须提供其在中国国内的注册证书，以免在国内构成商标侵权。如在国内销售则需办理有关商标使用许可备案手续，在产品标识上予以体现，以符合《产品质量法》和产品标识的有关规定。
(5)对于国外企业或个人抢注国内的驰名商标，而后委托国内企业定牌加工的，无论其在国内是否销售，均属侵权行为，承揽方应予以拒绝。这是依据《巴黎公约》的有关规定，该类行为不仅违反诚实信用原则。也是典型的不正当竞争行为。因此，对于承揽方来说，应承担必要的注意义务，在国内检索和确认合同商标是否属于驰名商标，以免陷入侵权纠纷或承担法律责任。
定牌加工企业必须尽快实现角色转换，从国外委托方学习技术和管理，在定牌加工中发展壮大，并创立自己的品牌，从OEM向ODM、OBM、OSM转变，逐步成长为“委托方”，从加工基地转变为制造业和服务基地。实现由贴牌、“民牌”到品牌，由品牌到名牌，由国内名牌到国际品牌的“三级跳”，抓住契机，促成飞跃，中国企业才能立于不败之地。
定牌加工在中国至少有30多年的历史，已发展到海外，其涉及的领域非常广泛。家电、消费类电子产品、纺织、玩具、照明、五金、服装、家具、鞋类都大量存在定牌加工，现在甚至发展至商业领域。然而，2000-2002年的NIKE商标纠纷案促使我们重新审视定牌加工中存在的商标问题。该案在国内引起广泛的关注和讨论，不少人认为本案的判决结果可能将直接左右我国数量极其众多的对外定牌加工企业的命运和发展前途。
一、定牌加工概述
(一)定牌加工的涵义
对于定牌加工的认识最早就是从“耐克”开始，耐克就是靠全球工厂为其定牌而发展和壮大起来的。国内定牌加工企业最早就是出现在广东，其中深圳和东莞都是较早的。鉴于东莞靠近香港的地理优势等诸多优势，东莞从一开始就选准了自己的方向：来料加工。1978年11月，太平手袋厂在东莞建立了，这是东莞市第一家来料加工厂，来料加工的模式给东莞人带来了希望。1985年到1989年，是东莞经济的起飞阶段。靠的主要就是“三来一补”。
一般认为，定牌加工就是指OEM(Origin Entrusted Manu- faeturer，Origin Equipment Manufacturer)——直译为“原始设备厂商”，也称“原产地委托加工”，通俗地讲就是指“定牌加工”、“贴牌加工”。一般认为，“加工”意味着比较简单的劳动，甚至不需要技术，即使需要也是委托方提供的。而“制造”则要求被委托方有自己的技术．被委托方能够按照委托方的要求自行设计并制作。这种区分在法律上似乎无太大意义，因为法律认为，不管加工、拣选或制作(制造)都是“生产”行为，生产的结果就是“产品”。
其次，ODM(Origin Design Manufacturer)也属于“定牌加工”，其含义为“原始设计厂商”，但其属于定牌加工的高级形式。其与OEM的区别在于：OEM的被委托方只能使用委托方指定的商标或品牌，绝对禁止自行生产、销售上述指定商标(品牌)的产品，技术的提供方是委托方，被委托方须严格按照委托方的要求生产产品。ODM则不同，因为所采用的技术是被委托方自己的，只要委托方没有买断该产品的版权或专有技术，被委托方则可以稍做修改，即可以自己的名义组织生产和销售，即拥有自己的品牌，从加工转向了制造。二者相同的是均是委托方提供牌子，被委托方负责加工、生产产品。
另外，OBM(Own Branding & Manufaeturing)，即“自有品牌”。“原创品牌生产”，是企业间激烈竞争的产物，也是定牌加工的高级形式。这种形式在商业企业中主要发生于大型超市或商场或专门商店，而且产品只在自己的店内销售。比如，家乐福自有品牌产品是一种由家乐福从设计、原料、生产到经销全程控制的产品。由家乐福所严格挑选出来的供应商生产，贴有家乐福品牌的商品，但标明生产商名称和地址以及有关标准等。商业企业的“自有品牌”是从委托方的角度来说的，而从被委托方的角度来看，正是定牌加工。因为其产品全部是其指定的供应商生产的。只是使用委托方的商标或名称。生产企业的“自有品牌”则多是从OEM／ODM发展而来的。OSM(Origin StrategyManufacturer)，其含义指“原创策略生产”。
综上，本文认为，定牌加工产生和存在的条件是强势品牌企业与加工成本低廉而质量上乘的企业之间的默契。狭义的定牌加工可以概括为：委托方商品=被委托方产品 委托方商标(品牌)，广义的定牌加工是从加工生产方式的角度来理解的，不仅限于来料加工、来样加工企业。也包括任何企业形式采用这一生产形式，包括OEM、ODM、部分OBM、OSM等；不仅存在于国外(含港澳台)与国内企业之间，也存在与国内企业之间；不仅涉及委托方，也涉及被委托方；除了包括加工，也可以包括销售(工商管理机关对“定牌加工”所下的定义是非常狭隘的)；不仅是扩大产能的手段，也是参与国际竞争的利器；不是单一模式，而是相互交错，委托方和被委托方的地位是相对的；不仅存在于生产企业之间。也发生于销售企业与生产企业之间。本文是从广义的角度使用这一概念的。
(二)定牌加工的种类
一般来说，委托方禁止被委托方销售其定牌加工的产品，但也有例外，主要看双方的约定，有无买断版权或其他权利。因此，定牌加工可以分为单一加工型和加工、销售复合型。
来料加工、来样加工等“三来一补”属于单一加工型，属于定牌加工的初始和初级阶段。销售复合型则是定牌加工的高级形式，ODM就是这种形式。因为有自己的品牌，在加工的同时，有制造、销售和服务的职能，ODM可以以任何经济形式出现。
按照加工委托的环节层次，可以划分为独家被委托型和普通被委托型。当然，普通被委托型的层次也不是没有限制的，因为层次越多，其质量可能越没有保障，可能损害委托方的利益。
依据委托方是国内和国外企业，又可以划分为内资间企业、涉外企业的定牌加工以及内资企业委托国外企业的定牌加工等三种类型。
另外，有一种所谓“反向OEM”模式的说法，就是指收购一家国外采购商然后为它OEM，这种方法为OEM企业提供了成熟先进的技术和在主流市场稳定的客户关系和销售渠道，并得以进入国外市场，浙江万向集团收购美国UAI公司就是一个例子。当然，也有另类的反向定牌加工，就是国内企业在国外注册公司，申请商标，反过来授权国内企业(实际上就是自己的企业)使用所谓国外品牌或国外“著名品牌”，为其产品打开销路。
(三)定牌加工的法律性质和特点
委托方为了充分利用自己的品牌、市场营销网络优势，扩大产量、销量和市场占有率，而利用被委托方的生产加工能力和资金优势，实现优势互补，因此定牌加工的特点概括为：
1．双方是一种合同关系。双方均是独立的，出于各自的目的，而形成一种委托合同关系。一般双方不是母子公司关系，也不存在参股、控股关系。但可能是关联企业关系。即使关联企业，其间主要关系也是合同关系，各自享有独立的法律人格和地位。
2．定牌加工是以商标权为核心的知识产权自己使用关系和委托代理(加工承揽)关系。定牌加工涉及商标权、专利权、技术秘密、技术贸易、商号权、专有技术保护和产品回购协议、质量保证条款等，但其中主要是商标权贯彻始终。可以说，没有商标权就没有定牌加工。
一般认为定牌加工的法律性质是商标使用许可，至少在涉及销售时是如此。国家商标局的有关规范性法律文件也是这样规定的。
本文认为，定牌加工中的委托人作为商标权人或合法持有人，是委托代理关系中的被代理人，被委托人是以委托人的名义加工、制作，被委托人法律行为的后果由委托人承受，委托人认可的并回购的才可以使用定牌商标。所以，应认为是委托人自己使用定牌商标，被委托方只是受托加工(包括商标标识)，如果被委托方不涉及销售，则可以认为被委托方没有使用方的商标。至多只是依约制作和标注被委托商标在其受托加工的产品上，真正的商标使用人还是委托人。如果涉及销售，则是使用许可关系，需要标注生产厂厂名、厂址。因此，双方的关系不是所谓的“临时使用许可”。只要是许可，不管是临时还是长期，就是一种许可使用关系，也不存在“有限制的”的问题，这种说法其实是想在“自己使用”和“使用许可”之间寻找“第三条”道路，事实上是不可能的，也是不符合法律规定和民法关于委托代理的基本理论。商标的使用只有两种，要么自己使用，要么让他人使用，定牌加工表面上看是被委托人“使用”牌子，但其实被委托人只是“贴”牌，并没有“使用”，因为其使用的是委托人的名义。
在此。区分“加工”、“生产”与“销售”有法律上的重要意义，因为定牌加工企业如销售定牌产品，则涉及商标使用和许可、产地标识等法律问题，如果只销售自己品牌产品，则不涉及商标使用和商标许可使用。
定牌加工合同属于加工承揽合同，委托合同，是一系列合同的统称，其中可能包括买卖合同(产品回购合同)、知识产权保护协议(合同)、质量保证合同和技术合同等。二者在合同主体关系、标的和商标权主体方面存在区别。
在国际贸易中，定牌商品有的在其定牌商标下标明产地，有的则不标明产地和生产厂商。后一种做法，称为定牌中性。根据我国《产品质量法》和《产品标识标注规定》的有关规定，“受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址。”如果被委托人直接销售委托人加工的产品，则被委托人应当在产品上标注自己的名称、地址。
定牌加工作为一种普通的民事法律行为，《民法通则》、《合同法》和《商标法》对此已有规定，定牌加工双方之间是委托代理关系，具体来说就是加工承揽关系。定牌加工大多为涉外定牌加工，所以《民法通则》中关于“涉外民事法律关系”的规定也是适用的。就实体法来说，《商标法》是民事特别法，但其对于“定牌加工”的概念及法律性质没有任何规定．所以具体适用时需结合《民法通则》和《合同法》等民事基本法来确定当事人行为的性质和双方权利义务的分担。
二、定牌加工应注意的商标法律问题
无庸讳言，定牌加工中存在的违法问题主要在于：
1、产品标识和产地标记违法：即虚假标注或违反合同约定标注产地，或产品标识。
2、违约销售或私自加工或假冒名牌，构成侵权。
定牌加工方应密切注意防范定牌加工的种种风险，尤其是侵权风险。要密切注意以下问题：
(1)及时要求定作人提供其授权依据，通过必要的检索和确认，以保障定牌加工方即使在发生商标侵权事件时也可免于承担相应的法律责任。尤其注意对于国际名牌或在我国取得驰名商标认定的国外商标，必须要求定作人提供其得到合法授权或者是权利人(商标持有人)的直接授权，以免卷入商业纠纷。
对于多层次转授权的，需确认每个层次的授权是否合乎合同规定，避免超期无效授权。若定作人没有取得有关证书，则应要求签署详尽的合同或协议，明确约定品牌使用的责任分担以及有关免责的声明，倘若定作人提供的品牌与他人的商标或专利相近。则承揽方应予以拒绝。
(2)定作人的商业登记证明以及银行资信记录或证明。据此来判断定作人的信誉和在发生侵权责任时能否实际承担相关责任。当然，这样增加了交易成本。
(3)商标标识、产品标识和其他文字或装潢也应规范使用，以防止侵犯他人的在先权利(包括但不限于著作权、专利权、商品化权等)。
(4)在合同或协议中明确规定承揽方是否可以销售以及销售的区域和期间等。如在国内销售，除了要求定作人提供其在国外的注册证书外，还必须提供其在中国国内的注册证书，以免在国内构成商标侵权。如在国内销售则需办理有关商标使用许可备案手续，在产品标识上予以体现，以符合《产品质量法》和产品标识的有关规定。
(5)对于国外企业或个人抢注国内的驰名商标，而后委托国内企业定牌加工的，无论其在国内是否销售，均属侵权行为，承揽方应予以拒绝。这是依据《巴黎公约》的有关规定，该类行为不仅违反诚实信用原则。也是典型的不正当竞争行为。因此，对于承揽方来说，应承担必要的注意义务，在国内检索和确认合同商标是否属于驰名商标，以免陷入侵权纠纷或承担法律责任。
定牌加工企业必须尽快实现角色转换，从国外委托方学习技术和管理，在定牌加工中发展壮大，并创立自己的品牌，从OEM向ODM、OBM、OSM转变，逐步成长为“委托方”，从加工基地转变为制造业和服务基地。实现由贴牌、“民牌”到品牌，由品牌到名牌，由国内名牌到国际品牌的“三级跳”，抓住契机，促成飞跃，中国企业才能立于不败之地。
律师资料
贾金勇律师
电话：18910398…
